¿Qué es una patente? ¿Qué se puede patentar y qué no?

1. Definición de patente

La patente es el derecho de exclusiva que existe sobre una invención en favor de su inventor, siempre que la misma cumpla una serie de características denominados “requisitos de patentabilidad”. Estamos hablando además de una figura jurídica de la propiedad industrial.

La patente siempre implica una intervención humana en la naturaleza que provoca un cambio físico. Con la patente, el Estado concede al solicitante de la misma una protección y un monopolio de explotación en exclusiva durante un tiempo determinado. Como consecuencia de ello, el solicitante permite la divulgación de su invención a través de un documento de caracter público, lo que no significa que cualquiera pueda usarla libremente ya que para ello se necesitará una autorización del solicitante (ahora titular) de la patente la cual suele establecerse vía un contrato de licencia de patente.

Los requisitos que debe cumplir una invención para ser considerada como patente se definen en el artículo 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP) y son los siguientes:

• Novedad.
• Actividad inventiva.
• Aplicación industrial.

A efectos legales, no se consideran invenciones los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas, científicas o cualquier otra creación estética – que están protegidos por el derecho de autor. Tampoco se consideran innovaciones los planes, las reglas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales y los programas de ordenador.

El artículo 5 de la LP establece además una serie de excepciones a la patentabilidad, de manera que no podrán ser objeto de patente:

• Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público.
• Los procedimientos de clonación de seres humanos o de modificación de la identidad genética germinal del ser humano o de la identidad genética de los animales, cuando supongan para ellos sufrimiento sin utilidad médica o veterinaria sustancial.
• Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
• Las variedades vegetales y las razas animales.
• Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados a los mismos.
• Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna.

A continuidad analizamos cada uno de los tres requisitos que debe cumplir una innovación para que pueda ser considerada una patente:

2. La novedad

Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el denominado “estado de la técnica”. No hace falta que toda la tecnología de la invención sea novedosa, puede bastar con que tecnologías ya existentes se combinen de manera novedosa o se usen de forma novedosa.

El estado de la técnica está compuesto por toda la información accesible al público, ya sea en España o en el extranjero, en el momento de presentar una solicitud de patente. Es decir, el requisito de novedad se interpreta globalmente (universalmente), de manera que una publicación en una revista científica japonesa romperá el requisito de novedad de una patente española. Además, la novedad salta a sectores técnicos, es decir, lo novedoso debe serlo en todos los sectores técnicos, por lo que, por ejemplo, un cuchillo y un bisturí de cirujano tendrán la misma «novedad» y uno anularía al otro.

Para que algo se incluya en el estado de la técnica debe haber sido divulgado antes de la fecha de solicitud de la patente, o, en su caso, de la fecha de prioridad, sin necesidad de que haya habido aplicación comercial. Ejemplos de divulgaciones que se incluyen en el estado de la técnica son las tesis doctorales, los posters en los congresos, publicaciones en revistas, conferencias, seminarios, folletos publicitarios, comercializaciones previas, exhibiciones en ferias o contenido en páginas web de Internet.

El derecho de prioridad viene referido al periodo de 12 meses a partir de la fecha de presentación de una primera solicitud de patente en o para alguno de los Estados parte del Convenio de París (1), del que España es parte. También tendrán el mismo derecho de prioridad quienes presenten la primera solicitud de protección en un Estado que no se incluya en el Convenio de París pero que reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad equivalente.

Pongamos un ejemplo: una persona solicita una patente en algún país que ha firmado el citado Convenio, por ejemplo, Francia. Si posteriormente dicha persona quiere patentar la misma invención en España, tendrá 12 meses desde la fecha de presentación de la patente en Francia para poder hacerlo en España, sin que se vea afectado el requisito de novedad. Esto es así porque se conserva como fecha de prioridad la de la primera solicitud.

Para que se reconozca el derecho a la prioridad hay que reivindicarlo, presentando una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior, acompañada de una traducción jurada al español cuando esté en otro idioma. Es importante tener muy en cuenta el plazo de 12 meses porque pasado ese tiempo no se podrá patentar la misma invención en otro Estado tan fácilmente.

3. La actividad inventiva

Si sólo se estableciera como requisito para patentar, que la patente fuera nueva, sería muy fácil patentar prácticamente cualquier invención, dado que, a menudo, con una diferencia menor en el estado de la técnica ya se puede salvar el requisito de la novedad. Sería muy fácil para los solicitantes subsanar una objeción por falta de novedad simplemente cambiando un pequeño detalle.

Por lo tanto, el segundo requisito que se exige es la actividad inventiva. El artículo 8 LP sostiene que una invención implicará actividad inventiva cuando no resulte del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Esto significa que una patente no debe ser una simple evolución de otra ya existente. Debe estar fuera del ámbito de lo obvio para alguien que conoce todo acerca de un campo de la técnica determinado (por ejemplo, un ingeniero electrónico será considerado experto en la materia en el campo de la electrónica).

Existen dos sistemas para valorar si se cumple el requisito de actividad inventiva:

1. Un sistema de problema-solución, que es típicamente técnico y el que utiliza la Oficina Europea de Patentes o European Patent Office (en adelante, EPO).
2. Un sistema de indicios objetivos, que es el que se suele aplicar en los tribunales de justicia.

En el primer sistema, lo que se hace es una valoración de si las características técnicas de la patente que se quiera solicitar, por sí solas o en su conjunto, podrían deducirse por una persona experta en la materia de una manera obvia, partiendo del estado de la técnica anterior.

En el segundo, se toman en cuenta una serie de indicios, tanto positivos como negativos. Ejemplos de indicios positivos de que existe actividad inventiva es si hay éxito comercial. Como indicio negativo, los tribunales podrían interpretar que no existe actividad inventiva en tu patente si lo único que se ha hecho ha sido sustituir o yuxtaponer los elementos de una ya existente por otros equivalentes o ya conocidos.

4. La aplicación industrial

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier industria. Para que la patente tenga aplicación industrial, ha de ser práctica, útil y reproducible.

Para ello, es muy importante que a la hora de solicitar la patente queden muy bien especificadas las diferentes reivindicaciones de la misma, esto es, sus características técnicas.

5. ¿Qué debo hacer antes de solicitar una patente?

El objeto de una patente debe ser una solución técnica a un problema técnico. Lo más importante que hay que tener en cuenta si creemos que tenemos una invención patentable es no publicar nada antes de la fecha de solicitud y mantener la invención secreta. Si se publica algún documento relativo a tu patente antes de solicitarlo, has anticipado tú mismo tu patente y no se podrá cumplir el requisito de novedad. Una buena manera de proteger esos activos intangibles y ese know-how antes de solicitar la patente es acudir a la figura del secreto empresarial.

Si queremos patentar una invención, no se debe publicar nada antes de la fecha de solicitud, de manera que la misma se mantenga secreta y no se rompa el requisito de novedad.

Tampoco se debe vender nada que incorpore la tecnología patentada, especialmente si se trata de productos en los que es posible hacer ingeniería inversa para determinar cuáles son sus componentes, de qué manera interactúan entre sí y descifrar el conocimiento técnico que lleva detrás.

No es recomendable hacer presentaciones públicas ni dar conferencias antes de solicitar la patente en la oficina correspondiente, a menos que todos los asistentes y participantes en el evento firmen un acuerdo de confidencialidad (NDA) debidamente vinculante.

Los derechos de propiedad industrial relativos a una patente sólo son concedidos para un determinado territorio, es decir, rige el principio de territorialidad. Por tanto, deberemos trazar una estrategia de propiedad industrial en nuestra empresa y decidir dónde queremos registrar la patente, si en España, en varios países de Europa o fuera de la Unión Europea.

Para la patente española:

• Habrá que presentar su solicitud, electrónica o presencialmente, en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), en el que se incluirá la descripción clara y completa de la invención, sus reivindicaciones y dibujos y un resumen a efectos de información técnica.

• Admitida a trámite, la OEPM revisará si se cumplen los requisitos de patentabilidad y emitirá un informe sobre el estado de la técnica no vinculante.

• Transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación de la solicitud y superado el examen de oficio de la OEPM, se publicará la solicitud de patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante, BOPI) (2).

También se puede optar por solicitar una patente europea, si queremos que ésta tenga eficacia en hasta los 38 países del ámbito europeo. Es importante resaltar que la patente europea no es una patente de la Unión Europea, sino un haz de patentes nacionales. Se puede solicitar directamente ante la Oficina de Patente Europea (en adelante, EPO) o ante la OEPM, que remitirá su tramitación a la primera.

Alternativamente, se puede optar por la patente PCT (3), una patente de carácter internacional que permite solicitar protección para una invención simultáneamente en un gran número de países del mundo (actualmente 153). El sistema PCT, que lleva su nombre por el Tratado de Cooperación de Patentes (4), facilita la tramitación de las solicitudes cuando se desee protección en varios países a la vez. Sin embargo, no es un procedimiento de concesión de patentes per se, sino que es cada país individualmente el que otorga o no su concesión. La OEPM puede actuar como receptora de solicitudes internacionales PCT cuando su solicitante sea español.

6. ¿Qué derechos me otorga mi patente?

El derecho a la patente pertenece a su inventor o inventores. Si la invención se ha realizado en el marco de una relación laboral por un empleado durante la vigencia de su contrato, se entenderá que la invención pertenece al empresario.

Una patente tiene una duración improrrogable de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (y no de la prioridad). Confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero la fabricación, comercialización o utilización de su patente o de un procedimiento objeto de su patente. El titular de la patente tiene la facultad de decidir si su invención puede ser o no utilizada por terceros, y en el caso que sí pueda ser utilizada de qué forma hacerlo. Esto último se suele hacer a través de un contrato de licencia de patente.

Las patentes se han convertido en uno de los activos intangibles más valorados por las empresas, no sólo desde un punto de vista económico sino también reputacional. Han dado lugar a numerosos litigios en muchos de los cuales el común denominador es que una de las partes alega que la contraria ha infringido su derecho de exclusiva de patente. La parte demandada en juicio suele defenderse alegando la inconsistencia de los requisitos de patentabilidad de la patente en discordia. Un claro ejemplo de ello es la reciente sentencia del Tribunal Mercantil de Barcelona núm. 1231/2019, de 19 de enero de 2021, en cuyo asunto se enfrentaron Thermomix y Lidl.

En el citado caso, Thermomix interpuso demanda contra Lidl por infracción de la patente de su robot de cocina, por considerar que el robot «Monsieur Cuisine Connect» implementaba de forma infractora las características de las reivindicaciones formuladas por Thermomix. Lidl, por su parte, argumentaba la falta de novedad de la invención de Thermomix, patentada en 2002. Finalmente, el tribunal dio la razón a Thermomix, condenando a Lidl a cesar en la importación, almacenamiento, ofrecimiento y comercialización de su robot de cocina y a retirar del mercado todas las máquinas que todavía estuvieran a la venta, así como al pago de la correspondiente indemnización; y todo ello por violación de los derechos de la patente de Thermomix.

¡Seguro que ahora ya tienes clara la diferencia entre una patente y una marca!

Para proteger debidamente tu patente y cualquier otro activo de tu propiedad industrial, es imprescindible estar asesorado debidamente y contar cerca con abogados expertos en patentes y marcas.

Notas a pie de página:
(1)https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/
(2)https://sede.oepm.gob.es/bopiweb/descargaPublicaciones/formBusqueda.action
(3)https://www.wipo.int/pct/es/
(4)https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/