¿Qué es una marca? ¿Cómo podemos protegerla?

1. Funciones de una marca

La marca es uno de los activos más importantes para el desarrollo de la actividad empresarial no solo porque sirven para identificar los productos y servicios de las empresas (grandes, medianas, pequeñas o micropymes) y emprendedores autónomos sino además porque constituyen un medio eficaz de canalización y fidelización de su clientela.

Es sabido que las marcas cumplen diversas funciones. Algunas de las principales son las siguientes:

• Garantizan que los consumidores identifiquen los productos y servicios de una empresa a fin de distinguirlos de los productos idénticos o similares de las empresas de la competencia e identifiquen su origen comercial (función de indicación del origen);
• Permiten a las empresas diferenciar en el mercado sus productos, ya se trate de un bien o de un servicio (función diferenciadora);
• Como instrumentos de comercialización que fomentan la venta del producto o la prestación del servicio y permiten proyectar la imagen y reputación de la empresa (función publicitaria);
• Informan de la calidad, naturaleza y características de un producto o servicio (función de garantía).
• Pueden ser objeto de concesión de licencias (contrato de licencia de marca) y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías;
• Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia (contratos de franquicia);
• Pueden ser importantes activos comerciales (para algunas empresas la marca puede ser incluso el activo más valioso que poseen);
• Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto; y
• Pueden ser útiles para obtener financiamiento (utilizando, por ejemplo, la vía de la hipoteca mobiliaria de la marca).

Contablemente las marcas son activos intangibles. Jurídicamente, se tratan de bienes inmateriales, es decir, no tienen existencia física sino que son creaciones o invenciones del hombre como lo son un conocimiento, una información o un signo distintivo, fruto de la investigación o experimentación, relativos al ámbito industrial o comercial.

La principal función de una marca es la distintiva (de allí que sea un signo distintivo). Esa distintividad exige claridad y precisión, pero también estabilidad. Exige que el consumidor identifique la marca con el producto o servicio determinado, y una vez solicitada una marca, no se puede variar ni durante su periodo de vigencia ni a la hora de renovarla. La marca, por tanto, debe permanecer inalterable.

Una marca hay que usarla. Es decir, nadie «te obliga» a usar tu marca, pero su uso es un imperativo del propio interés. Si en cinco años desde que sea firme el acto de concesión de la marca, no se explota de manera efectiva en el mercado, cualquier tercero podrá alegar la caducidad de la misma.

2. Definición de marca

El artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) sostiene que podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de persona, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos (también caben las marcas mixta, es decir, aquellas que combinan palabras con dibujos), a condición de que tales signos cumplan dos requisitos esenciales:

• Los mismos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras;
• Puedan ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

La redacción de este artículo y de muchos otros de la vigente Ley de Marcas es novedosa: el pasado 14 de enero de 2019 se modificó la anterior Ley de Marcas en la práctica totalidad de su articulado, como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, al derecho español.

Anteriormente se venía exigiendo como requisito indispensable que el signo o marca fuera susceptible de representación gráfica. Esto cerraba la puerta a muchas de las denominadas marcas no convencionales (olfativas, gustativas, hologramas, multimedia, texturas…) que hoy en día sí tienen cabida en el Registro de Marcas, siempre que puedan ser representadas de alguna manera. Con el cambio de la ley, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se sitúa como la 5º del mundo en registro de marcas no tradicionales, entre las que destacan las marcas tridimensionales, sonoras, las de posición o las marcas de color.

Con la vigente Ley de Marcas y la desaparición del requisito de representación gráfica, se abre la puerta al registro de marcas no convencionales (sonoras, tridimensionales, olfativas, marcas de color, hologramas, marcas multimedia, marcas de posición o patrones).

A pesar de esto, el registro de marcas convencionales no siempre resulta fácil.  A menudo las oficinas de Marcas de todo el mundo establecen unos requisitos específicos para poder acceder a su registro. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002, Asunto C-273/300, caso Sieckmann, establece una serie de características que deben cumplir las marcas que no puedan ser percibidas visualmente, los denominados «criterios Sieckmann«:

• clara
• precisa
• completa en sí misma
• fácilmente accesible
• inteligible
• duradera
• objetiva

De esta manera, no podrán acceder al registro las fórmulas químicas, las onomatopeyas, las descripciones o depósitos de muestras. Si hablamos de marcas de color, la referencia será necesaria pero no suficiente.

3. ¿Cómo se protege una marca?

Cada Estado es soberano para determinar qué signos pueden ser marcas, qué requisitos deben cumplirse para lograr la protección de la marca y cuál es el ámbito geográfico de dicha protección. De modo general, con la inscripción de la marca en un registro de carácter administrativo se logra la protección de la misma, esto es, la inscripción de la misma tiene eficacia constitutiva:

• En España, las marcas nacionales deben registrarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y se conceden por 10 años, pudiéndose renovar indefinidamente. Hay que pagar una tasa para ello.
• Para lograr la concesión de una marca comunitaria y darle validez y eficacia en el ámbito de la Unión Europea, las marcas deben registrarse en la OEPM (hasta el 23 de marzo de 2016 se llamaba Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI), cuya sede está en la ciudad española de Alicante. En este ámbito se conceden también por 10 años, pudiéndose dar la prórroga indefinida por períodos iguales. También hay que pagar una tasa para ello.
• Para darle validez internacional a una marca las marcas deberán inscribirse en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuya sede está en Ginebra. La OMPI administra un Registro Internacional de Marcas que se rige por el Sistema de Madrid (1) gracias al cual basta con presentar una única solicitud, en un solo idioma, para proteger una marca en el territorio de hasta 95 países.

Para poder solicitar y adquirir el registro de una marca sólo hay que acreditar personalidad, ya sea de una persona física o jurídica. No se exigen requisitos de residencia, establecimiento o actividad comercial.

4. ¿Qué no puede registrarse como marca?

La ley impone una serie de prohibiciones absolutas y relativas en relación con el registro de marcas. Así, no podrán registrarse como marca:

• Los que no cumplan con los requisitos del artículo 4 de la LM.
• Aquellos signos que carezcan de «carácter distintivo».
• Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio. Por ejemplo, no podrá registrarse el término «MESA».
• Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común.
• Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.
• Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
• Los que puedan inducir al público a error, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio. Por ejemplo, si se trata de comercializar aceite animal y se muestra como marca la imagen de unos olivos, es probable que la solicitud de marca sea denegada debido a que se asocia incorrectamente la marca con un producto proveniente de la oliva.
• Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, a términos tradicionales de vino o a especialidades tradicionales garantizadas.
• Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España,

• Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

Tampoco podrían registrarse como marcas por estar incluidos en las prohibiciones relativas los signos:

• Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
• Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
• Que sean idénticos o similares a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios sean idénticos o similares, cuando la marca anterior goce de renombre en España y con el uso de la marca posterior se pudiera obtener una ventaja desleal o se pudiera aprovechar la reputación, el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior.

A colación de esta última prohibición relativa debemos hacer una breve referencia a las marcas renombradas. Con la Ley de Marcas anterior, el artículo 8 establecía una diferencia entre marcas notorias y renombradas. Por marcas notorias se entendía que eran aquellas que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, eran generalmente conocidas por el sector del público al que estaban destinadas, mientras que las marcas renombradas eran aquellas que eran conocidas por el público en general, sin importar el sector en el que operaban y, por tanto, su alcance se extendía a cualquier género de productos o servicios.

Con la transposición de la Directiva 2015/2436 y la entrada en vigor de la actual Ley de Marcas, esta distinción entre marcas notorias y renombradas desaparece. Se establece, así, como única categoría, la marca de renombre o renombrada, que existe cuando la marca es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios.

Por último, y siguiendo con las prohibiciones de registro, sin la debida autorización, tampoco podrán registrarse como marca:

• El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante.
• El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
• Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial.
• El nombre comercial, denominación social o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público.

5. Conflicto entre nombre de dominio de internet y marca

El uso como nombre de dominio de internet de una marca (o de un nombre comercial) con el fin de ofrecer productos y servicios diferentes a los propios del signo distintivo, puede considerarse una infracción a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (concretamente, acto de confusión, acto de explotación de la reputación ajena y acto contrario a la cláusula general de buena fe) sin perjuicio de la vulneración de la legislación sobre marcas.

El hecho anteriormente descrito se conoce con el nombre de ciberpiratería o ciberocupación o cybersquatting y se produce debido a que se puede comprar y registrar cualquier nombre de dominio de internet sin un examen previo. La motivación común que lleva a un tercero a registrar un nombre de dominio de internet coincidente con la marca de otra empresa es aprovecharse de forma injusta de la imagen, reputación o fama ajena y, en otros casos, extorsionar al titular legítimo de esa marca ofreciéndole la transmisión del dominio a cambio de una elevada suma de dinero muy superior al coste del registro del dominio. En estos casos, el titular afectado con el acto de ciberpiratería puede recuperar el nombre de dominio para lo cual deberá tener en cuenta el organismo competente (si el dominio termina en «.com» el procedimiento se realiza ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (2) en tanto que si el dominio termina en «.es» habrá que acudir a una de las entidades acreditadas por Red.es para la resolución extrajudicial del conflicto sobre el nombres de dominio).

Se ha considerado que también existe un acto de confusión en materia de competencia desleal cuando se utiliza un similar nombre de dominio de internet al de otra empresa que lo tiene debidamente protegido con anterioridad. Y es que se entiende que el riesgo de asociación y confusión existe porque cuando los nombres de dominio se utilizan como plataformas publicitarias, catálogos o escaparates, cumplen en el «cibermercado» las mismas funciones que las marcas cumplen en el mercado clásico, dando lugar a las cibermarcas. Por ello se ha señalado que los «dominios web gozan de la misma protección que las propias marcas» (sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 16.04.2015).

Del mismo modo, el uso de una marca o de un nombre de dominio que coincide con una denominación social ajena de una sociedad válidamente registrada constituye un acto de confusión en el mercado, máxime cuando el registro del nombre ajeno se ha hecho con plena conciencia de la confusión que ello genera en internet (sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 28.10.2005 y auto de la Audiencia Provincial de Granada de 24.10.2008).

6. Palabra clave en motor de búsqueda (keyword) y marca registrada

Por regla, el uso de marcas ajenas como «keywords» (o «palabra clave» en el buscador Google) constituye una infracción del derecho de marca del legítimo titular, dado que el titular de la marca ostenta el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso sin su consentimiento de su signo distintivo cuando dicho uso se realice para los mismos productos o servicios a aquellos para los que la marca está registrada, y dañe o pueda afectar las funciones de la marca. Sin perjuicio de lo anterior, dicha conducta podría ser considerada también un acto de competencia desleal.

Ahora bien, de acuerdo con Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -ver su sentencia de 22 de septiembre de 2011, Asunto C-323/09, Interflora v. Marks & Spencer– cuando utilizamos términos idénticos a marcas registradas como «keyword» en una determina búsqueda en Google, utilizando la herramienta de Google Ads (antes llamada «Google AdWords»), podríamos afectar a dos de las funciones de la marca: la función de indicación del origen y la función publicitaria. Sin embargo, esto no siempre será así:

• EL TJUE, sobre la indicación del origen, señala que esta función no se verá menoscabada si un internauta, informado y razonablemente atento, es capaz de determinar que el anunciante es una tercera empresa no vinculada al titular de la marca. Para ello, hay que tener en cuenta que tanto el título, la URL y la descripción del anuncio, como la propia página web a la que redirija, deben dejar claro que estamos ante empresas que son diferentes.
• Sobre la función publicitaria, el TJUE indica que «cuando el internauta introduce el nombre de una marca como término de búsqueda en Google, la página de inicio del sitio promocional del titular aparece en la lista de resultados naturales, normalmente en uno de los primeros lugares», y por tanto, el uso de la keyword no impide la localización ni el acceso a la web del titular de la marca, por lo que tampoco se daña su función publicitaria.

Para proteger debidamente tu marca y cualquier otro activo de tu propiedad industrial, es imprescindible asesorarse debidamente y contar cerca con abogados expertos en patentes y marcas.

Notas a pie de página:
(1) https://www.wipo.int/madrid/es/
(2) https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html